사업을 하다보면 내용증명을 여러 번 받아보게 될 거예요.
또한 상표침해금지 요청서도 종종 받아보실 겁니다. 보내보기도 했을 테고요. 처음 내용증명을 받으신 분이라면 처리 방법에 대해 당황스러워하실 수도 있어요.
내용증명은 법적 효력이 있는 문서는 아니지만, 전화나 이메일로 받는 요청보다는 더 중요한 ‘경고’로 받아들이는 편이 좋아요.
특히 대리인을 통해 내용증명을 받은 경우 법적 절차를 밟기 전의 최종통지로 간주돼 상표침해 내용증명을 받았다면 주의깊게 확인해야 해요. 몇 가지 근거를 찾아 회신문을 보내는 것만으로도 충분히 해결될 수 있어요.
상표침해로 내용증명을 받았을 때 대처 방법을 단계별로 알아보겠습니다. 실제 업무에서 사용하는 확인 절차를 기반으로 하니 참고해주세요.
단계별로 현명하게 처리해봅시다
Step1. 상표권이 실제로 있는지 확인하기
가장 먼저 할 일은 상표가 실제로 등록되어 있고 현재 유효한지 확인하는 것입니다.
상표출원만으로도 상표권이 있다고 생각하는 경우가 많아요. 출원 후 거절되었음에도 불구하고 등록된 것으로 오해하는 경우도 있습니다. 그래서 한국특허정보원(www.kipris.or.kr)에 접속하여 상표명, 권리자 성명, 등록번호로 상표등록 상태를 확인하세요.
상표가 등록되지 않았거나 출원조차 하지 않은데도 상표권 침해로 경고하는 경우도 있습니다. 상표는 등록되어야 독점권이 생기고, 갱신을 통해 권리를 유지해야 유효합니다. 또한 상표권자와 경고한 사람이 일치하는지도 확인하세요.
타인이 이미 등록한 상표를 사용하고 있다는 사실을 모른 채로 사용 금지 요청을 받은 경우도 있습니다.
등록이 진행 중인 상태라면 아직 권리가 확정된 것이 아니므로 등록 가능성을 자문을 받고 조치를 취해야 할지 결정해야 합니다.
단계별로 주의깊게 알아봅시다
Step2. 상표의 식별력 여부 확인하기
상표가 등록되어 있다면, 상표권 침해를 주장하는 요소가 독점 가능한지 확인하는 것이 중요합니다.
로고, 캐릭터, 다른 문자가 결합되어 있더라도 상표권이 생기지 않는 부분은 식별력이 없는 것으로 간주될 수 있습니다. 따라서 상표권자가 독점할 수 없는 부분으로 침해를 주장하는지 확인해야 합니다.
식별력 여부의 판단은 명확하지 않기 때문에 침해가 아니라고 주장하는 경우도 있습니다.
Step3. 상표와 상품의 유사성 확인하기
상표권은 유사한 상표와 유사한 상품에 대해서만 적용됩니다. 등록된 상품과 주장하는 사용상품이 전혀 다르다면 상표침해가 아닐 수 있습니다.
Step4. 상표권 침해를 면제할 수 있는 이유 확인하기
위의 세 가지에 모두 해당하지 않는다면 상표권 침해를 면제할 수 있는 이유가 있는지 확인해보세요.
1) 상호적 사용
자신의 이름이나 상호를 통상
적인 방법으로 사용하는 경우, 타인의 상표로 등록되어 있더라도 상표권을 행사할 수 없습니다. 이름은 상표가 아니기 때문입니다. 따라서 상호에도 상표권이 원칙적으로 적용되지 않습니다. 상호로 사용했다는 주장은 개별 사례에 따라 법원의 판단에 달려있습니다.
2) 선사용권 주장
타인의 상표출원 전에 이미 사용되어 국내에서 널리 알려진 상표의 경우, 상표가 등록되었더라도 계속해서 사용할 수 있습니다. 이를 선사용권이라고 합니다. 선사용권을 주장하기 위해서는 먼저 사용되었어야 하고 국내에서 일정 수준의 알려진 정도를 갖추어야 합니다.
Step 5. 상표등록에 대한 무효심판 또는 취소심판 검토하기
문제가 되는 상표등록에 무효사유나 취소사유가 있는지 검토해보세요. 무효심판이나 취소심판을 통해 상표 등록을 취소할 수 있습니다.
상표의 모방이나 불사용, 자타상품 식별력 없음 등 다양한 사유가 있으니 상황에 맞게 전략을 짜보세요. 등록무효가 가장 좋은 대안이며, 그 다음으로는 등록취소를 시도할 수 있습니다.
Step 6. 합의
모든 것을 검토했음에도 상표권자가 정당하게 권리를 주장하는 경우는 어떻게 해야 할까요?
상표를 빠르게 변경하고, 사용한 부분에 대해서는 선처를 요청하는 것이 현실적인 대응입니다. 브랜드를 변경할 시간을 부탁하거나 라이센스 계약을 맺어 상표 사용을 허용받을 수도 있습니다.
합의금을 요구하는 경우도 있지만, 너무 많은 요구는 소송보다는 협상을 통해 해결하는 것이 더 좋습니다.
회신은 필수입니다
상표내용증명을 받았을 때는 어떤 형태로든 회신하는 것이 좋습니다. 이메일이나 팩스 등 어떤 방법이든 상대방의 경고에 대해 회신하는 것이 중요합니다. 형식이 정해진 것이 아니니 공식적인 메일이 아니어도 됩니다. 침해를 인정하고 선처를 요청하는 경우에도 정식으로 회신하여 상황을 처리하는 것이 좋습니다.
상대방의 경고에는 적절한 회신을 하는 것이 좋습니다. 경험상, 형식과 절차를 준수하여 회신하는 것이 좋은 결과를 가져온 경우가 많습니다.